★第7269344号楚留香及圖商标無效宣告案評析
◎基本案情
申請(qǐng)人：鄭小(xiǎo)龍
被申請(qǐng)人：上(shàng)海火遊網絡科技有限公司
争議(yì)商标：第7269344号楚留香及圖商标（如圖）
（一）當事(shì)人主張
申請(qǐng)人的主要理(lǐ)由是：申請(qǐng)人是著名武俠小(xiǎo)說家古龍之子，也(yě)是古龍先生創作(zuò)并完成的《桃花(huā)傳奇》《午夜蘭花(huā)》《借屍還魂》等楚留香系列作(zuò)品的合法著作(zuò)權人。“楚留香”是暢銷武俠小(xiǎo)說《楚留香傳奇》系列作(zuò)品中的人物角色名稱，已被相關公衆所熟知(zhī)并具有較高(gāo)知(zhī)名度。被申請(qǐng)人在明(míng)知(zhī)該知(zhī)名人物角色名稱的情況下(xià)，違反誠實信用(yòng)原則惡意搶注争議(yì)商标的行爲，侵犯了(le)申請(qǐng)人在先著作(zuò)權并構成不正當競争。争議(yì)商标的使用(yòng)必将引起消費者對(duì)服務來(lái)源的混淆誤認，造成不良社會(huì)影響，請(qǐng)求依據《商标法》有關規定，對(duì)争議(yì)商标予以宣告無效。
被申請(qǐng)人在規定期限内未予答(dá)辯。
（二）商評委審理(lǐ)與裁定
商評委經審理(lǐ)查明(míng)：
1.争議(yì)商标于2009年3月20日申請(qǐng)注冊，2014年8月14日獲準注冊，指定使用(yòng)在第41類組織教育或娛樂競賽、組織表演等服務上(shàng)。
2.本案被申請(qǐng)人除注冊争議(yì)商标外(wài)，還在第9類、第41類等多項商品和(hé)服務上(shàng)大(dà)量注冊與知(zhī)名作(zuò)家代表作(zuò)同名、以文(wén)字爲主體的商标，如溫瑞安群俠傳、尋秦記、大(dà)唐雙龍傳、白(bái)發魔女、康熙帝國、萍蹤俠影等。
商評委經審理(lǐ)認爲，被申請(qǐng)人在明(míng)知(zhī)“楚留香”這(zhè)一知(zhī)名作(zuò)品人物角色名稱的情況下(xià)申請(qǐng)注冊争議(yì)商标，屬于采取不正當手段複制、抄襲及摹仿他(tā)人高(gāo)知(zhī)名度文(wén)學作(zuò)品，并具有借此獲取不當利益的企圖。被申請(qǐng)人大(dà)量申請(qǐng)注冊商标的行爲，明(míng)顯超出正常經營需要。争議(yì)商标的注冊違反誠實信用(yòng)這(zhè)一基本法律原則，擾亂商标注冊秩序，已構成新《商标法》第四十四條第一款所指情形。
綜上(shàng)，商評委裁定申請(qǐng)人無效宣告理(lǐ)由成立，對(duì)争議(yì)商标予以無效宣告。
◎評
析
本案的焦點問題在于争議(yì)商标的注冊行爲是否構成《商标法》第四十四條第一款“以其他(tā)不正當手段取得注冊”的情形。
新《商标法》第四十四條第一款規定：“已經注冊的商标，違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，或者是以欺騙手段或者其他(tā)不正當手段取得注冊的，由商标局宣告該注冊商标無效；其他(tā)單位或者個人可以請(qǐng)求商标評審委員會(huì)宣告該注冊商标無效。”根據立法目的和(hé)商評委評審及司法實踐，該條款中的“以其他(tā)不正當手段取得注冊”行爲是指違反誠實信用(yòng)原則，基于不正當競争、牟取非法利益的目的，惡意進行注冊并損害公平競争市場秩序和(hé)商标注冊秩序的行爲。其立法宗旨在于制止違反誠實信用(yòng)原則，侵犯他(tā)人合法權益，擾亂商标注冊秩序，損害公平競争市場秩序的不正當競争行爲。我國《商标法》雖然堅持商标注冊原則和(hé)申請(qǐng)在先原則，但(dàn)并不意味着法律對(duì)有證據可證明(míng)的商标注冊人違反誠實信用(yòng)原則、不正當注冊他(tā)人知(zhī)名商标行爲的允許。
商評委在适用(yòng)該條款時(shí)，強調應優先适用(yòng)《商标法》明(míng)确規定的具體條款，對(duì)于有證據充分證明(míng)确實屬于違反誠實信用(yòng)原則，而其他(tā)條款又難以調整的不正當注冊行爲才可以适用(yòng)該條款，尤其應當考慮個案具體情況，嚴格把握适用(yòng)上(shàng)述條款的适用(yòng)要件。
在本案中，申請(qǐng)人向商評委提交的證據足以證明(míng)在争議(yì)商标申請(qǐng)注冊之前，“楚留香”這(zhè)一知(zhī)名作(zuò)品人物角色名稱已被相關公衆熟知(zhī)，并與古龍先生及其系列作(zuò)品形成對(duì)應關系。被申請(qǐng)人在沒有相關授權及許可并明(míng)知(zhī)他(tā)人作(zuò)品知(zhī)名度的情況下(xià)申請(qǐng)注冊争議(yì)商标，已經違反了(le)誠實信用(yòng)原則。結合被申請(qǐng)人注冊其他(tā)商标的事(shì)實，可認定被申請(qǐng)人具有不正當競争、牟取非法利益的目的，屬于侵犯他(tā)人合法權益的不正當競争行爲，争議(yì)商标的注冊符合新《商标法》第四十四條第一款的适用(yòng)條件，應當予以制止。
值得注意的是，2013年修改《商标法》時(shí)，在第七條總則部分對(duì)誠實信用(yòng)原則予以明(míng)确規定，這(zhè)使得原本分散體現(xiàn)在各個具體條款中的這(zhè)一法律基本原則得以更好(hǎo)地貫徹執行，從(cóng)而使誠實信用(yòng)原則得以在《商标法》中全面确立。因此，盡管對(duì)于新《商标法》第四十四條第一款是否涉及私權的保護存在争議(yì)，但(dàn)其立法目的非常清晰。在誠實信用(yòng)原則已經确立爲新《商标法》基本原則的情況下(xià)，在新《商标法》第十三條、第十五條、第三十二條等條款規定的情形之外(wài)，如果确有充分證據證明(míng)争議(yì)商标注冊人明(míng)知(zhī)或者應知(zhī)某件商标爲他(tā)人在先使用(yòng)的商标，仍不以使用(yòng)爲目的申請(qǐng)注冊大(dà)量商标，就可以認定該商标注冊行爲擾亂了(le)商标注冊秩序，構成新《商标法》第四十四條第一款所指的“以其他(tā)不正當手段取得注冊”的情形。
□尚 平
★第5689451号吾諾商标無效宣告案評析
◎基本案情
申請(qǐng)人：株式會(huì)社資生堂被申請(qǐng)人：周再雄争議(yì)商标：第5689451号吾諾商标
（一）當事(shì)人主張
申請(qǐng)人的主要理(lǐ)由是：申請(qǐng)人是日本最大(dà)的化妝品公司，也(yě)是世界著名化妝品公司之一，在中國享有極高(gāo)的知(zhī)名度。申請(qǐng)人的資生堂和(hé)SHISEIDO商标已于2009年被認定爲第3類化妝品商品上(shàng)的馳名商标。吾諾是申請(qǐng)人旗下(xià)著名的男(nán)士護膚品品牌，注冊号爲第1970025号（以下(xià)稱引證商标）。争議(yì)商标是對(duì)引證商标的搶注。被申請(qǐng)人搶注了(le)多件商标，其行爲具有明(míng)顯的惡意。請(qǐng)求依據新《商标法》第四十四條第一款的規定，對(duì)争議(yì)商标予以無效宣告。
被申請(qǐng)人在規定期限内未予答(dá)辯。
（二）商評委審理(lǐ)與裁定
商評委經審理(lǐ)查明(míng)：1.争議(yì)商标申請(qǐng)時(shí)間爲2006年10月30日，核準注冊時(shí)間爲2009年11月14日，核定使用(yòng)在第18類錢(qián)包、書包、背包、手提包、旅行用(yòng)具（皮件）、皮緣飾品、獸皮、傘、手杖商品上(shàng)。
2.引證商标申請(qǐng)時(shí)間爲2001年10月19日，核定使用(yòng)在第3類香皂、肥皂、香水(shuǐ)等商品上(shàng)，現(xiàn)爲有效注冊商标。
商評委經審理(lǐ)認爲：本案應适用(yòng)2001年《商标法》第四十一條第一款（新《商标法》第四十四條第一款）予以審理(lǐ)。“以欺騙手段或者其他(tā)不正當手段取得注冊的”，是指争議(yì)商标注冊人在申請(qǐng)注冊商标時(shí)，采取了(le)向行政主管機關虛構或者隐瞞事(shì)實真相、提交僞造的申請(qǐng)書件或者其他(tā)證明(míng)文(wén)件，以騙取商标注冊的行爲，或基于不正當競争、牟取非法利益的目的，惡意注冊的行爲。其中，“其他(tā)不正當手段”是指欺騙手段以外(wài)的擾亂商标注冊秩序、損害公共利益、不正當占用(yòng)公共資源等情形。本案被申請(qǐng)人先後在多個類别的商品和(hé)服務上(shàng)申請(qǐng)注冊百餘件與他(tā)人知(zhī)名商标相同的商标，包括保時(shí)捷、芝華士、拉斐堡、林(lín)肯、夢龍等，也(yě)未提交其商标使用(yòng)證據。商評委認爲，被申請(qǐng)人上(shàng)述行爲已明(míng)顯超出正常的生産經營需要，具有明(míng)顯的複制、抄襲及摹仿他(tā)人知(zhī)名商标的故意。此類注冊行爲不僅有可能(néng)導緻相關消費者對(duì)商品來(lái)源産生誤認，更擾亂正常的商标注冊秩序，有損公平競争的市場秩序，故争議(yì)商标構成2001年《商标法》第四十一條第一款所指“以其他(tā)不正當手段取得注冊”的情形。
◎評
析
2001年《商标法》第四十一條第一款所說的“以欺騙或者其他(tā)不正當手段取得注冊”，一般是指虛構、隐瞞事(shì)實真相或者僞造申請(qǐng)書件及有關文(wén)件進行注冊，比如僞造營業執照、塗改經營範圍、編造有關虛假申請(qǐng)事(shì)項等。這(zhè)些(xiē)行爲既違反《商标法》，也(yě)違反了(le)民法相關原則，其取得的注冊商标權是非法的。2001年《商标法》第四十一條第一款将“以其他(tā)不正當手段取得注冊”與違反該法第十條、第十一條、第十二條或者采取欺騙手段等絕對(duì)性理(lǐ)由并列，且在第二款和(hé)第三款規定了(le)侵害特定權利人權益的相對(duì)性理(lǐ)由，從(cóng)字面和(hé)邏輯關系理(lǐ)解，本款中“以其他(tā)不正當手段取得注冊”保護的是公共利益和(hé)注冊秩序，不能(néng)用(yòng)于保護相對(duì)人的權益。因此，在适用(yòng)法律時(shí)，應當優先适用(yòng)《商标法》的其他(tā)條款，隻有違反誠實信用(yòng)原則、惡意證據充分而《商标法》的其他(tā)條款難以調整的不正當注冊行爲，才考慮适用(yòng)該條款，而且應當謹慎使用(yòng)，嚴格把握适用(yòng)要件。目前，商标評審實踐和(hé)司法實踐均認爲，非以使用(yòng)爲目的，大(dà)量或多次搶注商标的行爲應認定爲擾亂商标注冊秩序的行爲，适用(yòng)2001年《商标法》第四十一條第一款（新《商标法》第四十四條第一款）予以規制，此種做法對(duì)有力打擊惡意搶注行爲亦具有重要意義。
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